Hermenêutica e Cidadania: 2012

Em recente julgamento o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade de votos, reconheceu a obrigação do Estado de São Paulo em pagar danos morais aos credores de precatório pela demora de pagamento.

Segundo informa o Dr. Flavio Brando, advogado e Presidente das Comissões de Defesa dos Credores Públicos do Conselho Federal da OAB e de Dívida Pública da OAB/SP, “…num cálculo conservador, e para se ter uma idéia do alcance desta decisão, existem mais de 200.000 credores ALIMENTARES do Estado de São Paulo. Assim, 200.000 x R$ 5.000,00 (indenização fixada, sem exclusão dos danos materiais, a serem provados) = R$ 1 bilhão! Pelo valor = R$ 5.000,00, isto terá que ser pago por OPV (pequeno valor, ou seja À VISTA, sem precatório), logo (cálculo teórico), se todos os credores de SP ingressarem em juízo e forem vitoriosos, o Estado terá que pagar R$ 1 bilhão em curtíssimo prazo.”

E, continua: “A rigor, os agentes públicos que causaram este retardo injustificado deveriam ressarcir os cofres públicos pelo prejuízo. Com a palavra, o Ministério Público. O Conselho Federal da OAB está se preparando para intervir como “amicus curiae” junto ao Tribunal de Direitos Humanos da OEA, num caso similar, já a nível internacional, e certamente mais este precedente reforçará os argumentos contra o Estado violador da Constituição, dos direitos humanos, que não respeita o Poder Judiciário, através de agentes públicos administradores de telas de computador, sem contato com os cidadãos que pagam seus impostos e pouco ou nada recebem, nem com ordens judiciais.”

Eis a íntegra da decisão da Apelação nº 9112870- 20.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, julgado por unanimidade pela em 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi relator o Desembargador MARREY UINT.

“Responsabilidade Civil Indenização por danos morais. Crédito de precatório não pago. Dano material não comprovado. Caráter alimentar da verba. Evidente o dano moral. Recurso provido.

Trata-se de apelação (fls. 164/169) em face de sentença (fls. 159/161), proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, postulando os Autores ressarcimento em decorrência do não pagamento de precatório expedido e incluído na dotação orçamentária de 2003.

A r. sentença julgou improcedente a ação, condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a condição dos autores de beneficiários de assistência judiciária gratuita.

O recurso foi recebido em seus regulares efeitos às fls. 170.

É o relatório.

No caso em tela, os Autores tiveram reconhecido em 1997 o direito à reversão das quotas-partes dos demais beneficiários dos instituidores da pensão.
O precatório foi expedido e incluído na dotação orçamentaria de 2003. A ordem judicial não tinha sido cumprida até o ajuizamento da ação, em outubro de 2008.

O art. 100 da Constituição Federal estabelece que os precatórios alimentares são prioritários na ordem de pagamento, pois são salários dos quais depende a subsistência do credor. As dívidas deverão ser pagas conforme a ordem cronológica de apresentação, sendo obrigatória a inclusão no orçamento da verba necessária para quitá-los no ano seguinte.

A falta de pagamento dos precatórios não se dá, na maioria das vezes, por conta de insuficiência orçamentária. Trata-se de descaso administrativo e da rotineira prevalência de outros interesses em detrimento do dever de cumprir decisões judiciais e a própria Constituição.

O uso da verba de precatórios alimentares para outras finalidades é ilegal, pois, além de ferir o artigo 100 da Constituição, afronta os princípios da legalidade, e da moralidade, caracterizando improbidade administrativa.

Se o Poder Público destinasse apenas o que gasta desnecessariamente com publicidade para pagar o que deve, já teria sido reduzida consideravelmente a inadimplência dos precatórios.

Os precatórios refletem também as desigualdades do nosso país. Enquanto o governo é sempre célere no pagamento de dívidas de empréstimos com organismos internacionais e nacionais, prima pela morosidade ao quitar seus débitos com os seus cidadãos, que, curiosamente, fazem parte da grande massa que o sustenta pagando impostos.

Neste sentido, pode-se conceituar o ato de improbidade administrativa como sendo todo aquele praticado por agente público, contrário às normas da moral, à lei e aos bons costumes, com visível falta de honradez e de retidão de conduta no modo de agir perante a administração pública direta e indireta.

Não existem na legislação brasileira recursos judiciais efetivos e adequados para garantir o pagamento dos precatórios devidos pelo Estado. Ao não adimplir os débitos referentes aos precatórios expedidos em seu desfavor, dentro do prazo constitucional, o Estado se mostra arbitrário, violador do Estado de Direito e da independência do Poder Judiciário.

Diante do absoluto desprezo do ente público no cumprimento da ordem judicial, não resta dúvida do seu dever de indenizar.

Oportuna a doutrina de Kiyoshi Harada, ao afirmar que: “a responsabilidade civil do Estado, por atos comissivos ou omissivos de seus agentes, é de natureza objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa. Neste particular, houve uma evolução da responsabilidade civilística, que não prescinde da culpa subjetiva do agente, para a responsabilidade pública, isto é, responsabilidade objetiva. Esta teoria é a única compatível com a posição do Poder Público ante os seus súditos, pois, o Estado dispõe de uma força infinitamente maior que o particular.” (Kiyoshi Harada, “Responsabilidade Civil do Estado”, in Jus Navigandi, n. 41, mai. 2000).

Para o Professor Yussef Said Cahali, dano moral “é a privação ou diminuição aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, aintegridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Cahali, Yussef Said. Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1998, 2ª edição, pág. 20).

Segundo Maria Helena Diniz, “Dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo” (Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, p. 81).

O dever de indenizar do Poder Público provém do mau gerenciamento da máquina estatal, contido nos atos e omissões dos agentes públicos que trazem consequências aos administrados.

Os danos indenizáveis são: 1) os materiais, considerados a diminuição ou prejuízo patrimonial; 2) os danos morais, considerados os prejuízos à dignidade da pessoa humana, no íntimo da pessoa, pelo tratamento humilhante que dá a seus credores confiscando-lhes o patrimônio.

Assim, no caso presente, cabe indenizar a angústia e o sofrimento de se verem os Autores, injustificadamente, privados de seus créditos em razão de coisa julgada, face à inadimplência do Poder Público em honrar sua obrigação.
A indenização por dano moral, em verdade, visa coibir a repetição do ato reprovável que deu azo à ação ou omissão não se mostrando um meio deenriquecimento por parte da ofendida.

E assim, atendendo à peculiaridade do caso e à finalidade da prestação jurisdicional, que deve assegurar a adoção de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização merece ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos danos materiais pretendidos na inicial, tenho que não restaram provados, sendo sabido que o dano material é questão de fato e como tal deve restar cabalmente provado nos autos. Aos Apelantes cabia o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, artigo 333, inciso I, do CPC.

Não tendo ela provado sua alegação, impossível é a condenação da Apelada no pagamento dos danos materiais.

Daí o porquê, dá-se provimento ao recurso para condenar-se a Ré a pagar aos Autores a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de incidentes sobre o valor da condenação atualizado.
MARREY UINTRelator. ”

Fonte: http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=15796

segunda-feira, 16 de julho de 2012

Justiça Tributária: Fisco quer autuar com base em presunções

segunda-feira, 9 de julho de 2012

Multa em caso de ressarcimento negado pela Receita é inconstitucional

segunda-feira, 2 de julho de 2012

IPI não pode ser cobrado se produto para exportação for roubado

segunda-feira, 11 de junho de 2012

Conjur - Turma do TRF-1 reconhece inconstitucionalidade de legislação sobre FAP

terça-feira, 5 de junho de 2012

IRRF não incide sobre toda prestação de serviço no exterior

STJ admite uso de nome de rio por empresas concorrentes

segunda-feira, 4 de junho de 2012

Convenções contra bitributação prevalecem sobre legislação de Imposto de Renda

quinta-feira, 24 de maio de 2012

Fábio Martins de Andrade: Modulação de Súmula contra guerra fiscal é necessária

sábado, 19 de maio de 2012

"Supremo terá de decidir o que fazer com os efeitos da guerra fiscal"

terça-feira, 15 de maio de 2012

Justiça Tributária: Falta justiça no Judiciário, mas ainda há esperanças

quarta-feira, 9 de maio de 2012

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: BASE DE CÁLCULO

Como se sabe, a contribuição patronal previdenciária, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviços, detém alíquota de 20%.

O presente texto, busca resumir as principais controvérsias judiciais que pairam sobre esta contribuição, as quais, dizem respeito notadamente à apuração de sua base de cálculo, ou, em outras palavras, à definição do conceito de salário ou remuneração.

Nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 8.212/91 a base de cálculo deste tributo corresponde ao total das remunerações pagas ao empregado, o que vem causando polêmica, como se verá.

É que, quando ocorre o enfretamento deste ponto pelo Judiciário, observa-se que ganha relevo a natureza salarial ou indenizatória da verba paga ao trabalhador.

A definição desta natureza se torna relevante, porquanto comumente são proferidas decisões no sentido de que se o pagamento configurar retribuição por serviço prestado, ter-se-á definida a natureza salarial da verba, e, consequentemente, obrigatoriedade desta compor a base do tributo. Por outro lado, em se definindo que o pagamento possui natureza indenizatória, caracterizado pela circunstância de ser uma mera recomposição financeira de um prejuízo ou dano ao trabalhador, dito valor não integrará a base de cálculo da contribuição patronal.

Assim, sendo mais específico, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os pagamentos de auxílio-doença ou acidente, auxílio-creche, terço constitucional de férias, vale-transporte, vale-alimentação e aviso prévio indenizado não devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária, eis que possuem caráter indenizatório.

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno, de periculosidade e de insalubridade, mesmo porque o artigo 22, I, do Plano de Custeio define a área de incidência como as verbas pagas pelo empregador em retribuição ao trabalho.

Eis o dispositivo:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, DESTINADAS A RETRIBUIR O TRABALHO, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

Ainda exemplificando, já foi decidido que “a contribuição previdenciária incide sobre base de cálculo de nítido caráter salarial, de sorte que não a integra as parcelas de natureza indenizatória” (REsp 664.258/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 31.5.2006), bem como que “não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial” (REsp 812.871/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/10/2010).

Relativamente ao auxílio-doença seguiu-se o mesmo trilho, verbis: “Verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória - elas não remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado -, mas sim indenizatória, sobretudo em função da não-habitualidade que lhes caracteriza” (Apelação 0012218-25.2010.4.03.6100/SP, Segunda Turma, TRF3, Relator Des. Federal Peixoto Júnior, DJ de 30/09/2011).

O STF dará a palavra final quando do julgamento do RE nº 593.068/SC, sujeito ao regime da repercussão geral, decidindo, em caráter definitivo, se os pagamentos de horas extras, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno devem compor a base de cálculo da contribuição patronal. Tal precedente está sendo, portanto, extremamente aguardado pelos contribuintes.

Mas a tendência é que o julgamento agasalhe a tese dos contribuintes, até pelo fato de este mesmo Supremo Tribunal Federal, na assentada de 10.03.2010, em caso análogo (RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau), já ter fixado orientação no sentido de que é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória.

A própria Advocacia Geral da União, após o julgamento supra, editou a súmula de nº 60, segundo a qual “não incide contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em dinheiro, mesmo que tal situação não esteja prevista em acordo coletivo”.

Portanto, à luz de tais considerações, entendemos que qualquer verba paga ao empregado que não apresente viés remuneratório do serviço prestado, não deve compor a base de cálculo da contribuição patronal.

LEONARDO ZEHURI TOVAR

Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, Pós-Graduado em Direito Público também pela FDV, Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Cândido Mendes de Vitória (ES), MBA em Gestão Tributária e Sucessória pela FUCAPE Business School, Professor de Cursos de Pós-Graduação, autor de artigos e livros jurídicos. Procurador do Município de Vitória (ES), Conselheiro do Conselho de Recursos Fiscais do Município de Vitória (ES), Advogado militante, com atuação preponderante no Contencioso Cível, Tributário e Consultoria.

sexta-feira, 4 de maio de 2012

Juiz e tribunal estadual não podem invalidar, incidentalmente, registro vigente perante o INPI

BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO

Uma controvérsia ainda pendente de solução no Supremo Tribunal Federal diz respeito à definição da base de cálculo das contribuições PIS-Importação e COFINS-Importação.

A lei 10.865/04 prescreve que a base de cálculo das aludidas contribuições é o valor aduaneiro da mercadoria, acrescido do ICMS e do valor das próprias contribuições instituídas.

Entendem os contribuintes que a base de cálculo destas contribuições foi instituída de forma arbitrária e inconstitucional, porquanto a legislação infraconstitucional teria desbordado da base econômica passível de ser tributada, qual seja, o valor aduaneiro, nos termos do artigo 149, § 2º, III, ‘a’, da CF.

Eis o artigo supra:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

Então, perseguem os contribuintes, o direito de calcular as contribuições supra levando-se em conta apenas a incidência sobre o valor aduaneiro, excluindo-se deste o ICMS e as próprias contribuições.

A União, por sua vez, sustenta que a instituição da base de cálculo das contribuições (PIS-Importação e COFINS-Importação) não afronta o art. 149, § 2º, III, a da Constituição, afirmando, em complemento, que cabe à lei de regência definir valor aduaneiro para fins de incidência das contribuições discutidas, bem como que o ICMS já é computado na apuração do PIS/COFINS-faturamento, devendo, por isso, também sê-lo quando as contribuições incidem sobre a importação.

Entretanto, "valor aduaneiro" é termo técnico, sem correspondente na linguagem comum. Assim, a fonte de financiamento autorizada constitucionalmente e passível de ser veiculada por lei ordinária é o valor aduaneiro, cujo conceito encontra-se definido nos arts. 75 a 83 do Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, que instituiu o novo Regulamento Aduaneiro.

O art. 77 do Regulamento Aduaneiro é bastante claro:

Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 1994):

I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;

II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.

De mais a mais, não há como desprestigiar o que está definido no art. 1º, do "Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do acordo Geral sobre Tarifas e comércio 1994 - GATT", promulgado pelo Decreto nº 1.355/94, segundo o qual "o valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país de importação".

A expressão "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições ", contida no inc. I do art. 7º da Lei nº 10.865/2004, desbordou do conceito corrente de valor aduaneiro, como tal considerado aquele empregado para o cálculo do imposto de importação, violando o art. 149, § 2º, III, a, da Constituição.

Este é o pensamento da jurisprudência que reputamos correta:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. INC. I DO ART. 7º DA L 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a expressão" acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições ", contida no inc. I do art. 7º da L 10.865/2004. Precedente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. (TRF4, APELREEX 2008.70.08.001085-5, Primeira Turma, Relator Jorge Antonio Maurique, D.E. 10/08/2009)

Em outros termos: deve ser considerado como base de cálculo das contribuições em questão somente o valor aduaneiro, excluídos os acréscimos introduzidos pelo inc. I do art. 7º da Lei nº 10.865/2004, referentes ao ICMS e às próprias contribuições.

Não há, ainda, posicionamento do STF a respeito do tema, eis que a matéria encontra-se em discussão do Recurso Extraordinário nº 559.937, em que o primeiro voto foi pela inconstitucionalidade.

LEONARDO ZEHURI TOVAR

quarta-feira, 2 de maio de 2012

STJ mantém registro de marca de empresa parecida com nome comercial de outra do mesmo ramo

O STJ decidiu que a empresa Gang Comércio do Vestuário deve conviver com a marca Street Crime Gang, atuante também no ramo de vestuário. Os ministros constataram que a proteção do nome comercial da primeira empresa, registrado somente perante a Junta Comercial do RS, não foi estendida a todo território nacional. Para isso, seria necessário o registro em todas as juntas comerciais do país.

Para a 3ª turma, o registro de uma marca que reproduza ou imite elemento característico de nome empresarial de terceiros só pode ser negado se houver exclusividade de uso do nome em todo território nacional e a imitação ou reprodução for capaz de gerar confusão, em interpretação da regra contida no inciso V, do art. 124 da lei 9.279/96 (clique aqui) – lei de propriedade industrial.

A tese foi discutida no julgamento de um recurso especial do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial contra decisão do TRF da 4ª região. Atendendo ao pedido da Gang Comércio de Vestuário, o TRF determinou o cancelamento do registro da marca Street Crime Gang no INPI.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o caso não trata de conflito entre marcas, mas conflito entre marca e nome comercial de empresa, que são institutos distintos no conceito e nas formas de proteção. De acordo com o art. 1.155 do CC (clique aqui), nome comercial é a firma ou denominação adotada para o exercício da empresa. Sua proteção tem validade nos limites do Estado em que for registrado, podendo ser estendida a todo território nacional mediante arquivamento dos atos constitutivos da empresa nas juntas comerciais dos demais estados.

A marca é definida como "sinal distintivo que identifica e distingue mercadoria, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa". Segundo a doutrina, o titular da marca pode utilizá-la com exclusividade em seu ramo de atividade em todo território nacional, pelo prazo de duração do registro no INPI.

A ministra Nancy Andrighi observou que a proteção tanto da marca quanto do nome comercial tem a dupla finalidade de proteger os institutos contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

A jurisprudência do STJ estabeleceu que a solução de conflito entre marca e nome comercial não se restringe à análise do critério da anterioridade. A relatora afirmou que também é preciso levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.

Seguindo as considerações da relatora, a turma deu provimento unânime ao recurso do INPI, para restabelecer a sentença que denegou o mandado de segurança impetrado pela Gang Comércio de Vestuário contra o registro da marca de empresa concorrente.

Processo Relacionado : Resp 1204488 - clique aqui.

Veja abaixo a íntegra do acórdão.

____________

RECURSO ESPECIAL Nº 1.204.488 - RS (2010/0142667-8)

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : LIANA FERREIRA DE SOUZA LANNER E OUTRO(S)

RECORRIDO : GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA

ADVOGADA : NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Cuida-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região.

Ação: mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. contra ato do Sr. Presidente doINSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, orarecorrente, objetivando provimento jurisdicional que suspenda o processoadministrativo nº 822040123, no qual foi registrado a marca “Street Crime Gang”,na classe n.º 25.10 (artigos de vestuário), sob o fundamento de violação do art.124, III e V, da Lei 9.279/96, que proíbe o registro de marca que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, bem como quando constitua nome empresarial de outrem (e-STJ fls. 02/08).

A impetrante alegou que atua desde 1976 no Rio Grande do Sul, tendo tornado o nome “Gang” facilmente identificado e com potencial de comercialização no ramo de vestuário, expandindo-se para Santa Catarina e Paraná.

Indeferimento da liminar: contra a decisão que indeferiu a liminar (e-STJ fl. 100), o impetrante interpôs agravo de instrumento (e-STJ fls. 114/125), o qual foi recebido com atribuição de efeito suspensivo pela decisão à fl. 132 (e-STJ).

Exceção de incompetência relativa: suscitada pelo INPI na petição às fls. 138/139 (e-STJ), foi deferida (e-STJ fls. 140/141). Contra essa decisão o impetrante interpôs agravo de instrumento (e-STJ fls.149/157), recebido com efeito suspensivo.

Sobrestamento do feito: foi ordenado pelo Juízo Federal à fl. 159 (e-STJ), até julgamento do agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a exceção de incompetência.

Acórdão: o TRF da 4ª Região deu provimento aos dois agravos de instrumento, nos termos das seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE MARCA. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

Demonstrada a verossimilhança da precedência do emprego de palavra chave da marca almejada a registro como nome empresarial registrado da agravante, impõe-se o deferimento antecipado da proteção a este direito. Razão pela qual merece provimento o agravo de instrumento. (e-STJ fls. 187/189)

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR CONTRA AUTARQUIA FEDERAL.

A ação contra o Instituto de Propriedade Industrial (INPI) pode ser proposta na sede da Subseção Judiciária em que tem domicílio a parte autora (inteligência do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal).

Precedentes. (e-STJ fls. 177/180)

Informações da autoridade coatora: alegou que a marca “Street Crime Gang”, para artigos relacionados ao ramo de vestuário, não incide nas vedações emanadas dos incisos III e V do art. 124 da LPI. Sustentou ainda que a tradução para “Street Crime Gang” não seria a veiculada na inicial e sim “gangue de crime de rua”, razão pela qual o signo em questão apresentaria significado em si, não confundível com o do impetrante e muito menos atentatório a sua imagem (e-STJ fls. 245/248).

Sentença: o Juízo da 1ª Vara Federal de Porto Alegre denegou a segurança, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Por oportuno, extrai-se da decisão o seguinte excerto (e-STJ fls. 270/273):

No caso em tela, não há ofensa ao art. 124 da Lei nº 9.279/96 ainda que exista parcial semelhança entre os nomes. A marca “Street Crime Gang”, embora utilize a expressão “gang”, foi formada em conjunto com outros vocábulos da língua inglesa, que traduzidos significam “gangue de crime de rua”, ou seja, a expressão traz um significado próprio, não confundível ou capaz de gerar associação com a marca “gang”, de propriedade da impetrante.

Acórdão: inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 276/285), ao qual o TRF da 4ª Região deu provimento, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fls. 317/320):

ADMINISTRATIVO. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADEINDUSTRIAL. SUSPENSÃO DE REGISTRO DE MARCA.

A palavra “gang” é muito mais impactante do que sua tradução do inglês para o vernáculo e, evidentemente, por seu sugestivo significado, polariza o interesse dos usuários, constituindo o núcleo apelativo tanto do nomeempresarial como da marca nominativa em cotejo.

Por isso, deve ter protegida a precedência de seu emprego como componente da denominação registrada.

Recurso especial: o INPI, ora recorrente, alega, além de dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o art. 124, V, da Lei 9.279/96 (e-STJ fls. 325/335). Sustenta que, na espécie, “a possibilidade de o consumidor ser lesado é nula uma vez que as expressões são plenamente distintas, somente a palavra “gang” é coincidente em ambas”.

Juízo prévio de admissibilidade: apresentada as contrarrazões às fls. 349/354 (e-STJ) o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fls. 356/357).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

I – Da delimitação da controvérsia

O cerne da questão está em determinar se o registro anterior do nome empresarial, qual seja, “GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.”, garante o direito de uso exclusivo da expressão “Gang” em favor da recorrida, o que impediria a utilização desse vocábulo na marca “Street Crime Gang”.

II – Da colidência entre marca e nome empresarial. Violação do art. 124, V, da Lei 9.279/96.

Como relatado, trata-se de recurso especial em mandado de segurança interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI contra o acórdão do TRF da 4ª Região o qual acolheu o pedido de cancelamento de decisão administrativa que deferiu o registro da marca “Street Crime Gang” por violação do disposto no art. 124, V, da Lei 9.279/96, em virtude dessa marca reproduzir elemento característico do nome comercial da empresa “GANG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.”, constituída antes do depósito do pedido de registro do referido signo marcário.

De início, mister ressaltar ser incontroverso nos autos que o pedido de registro no INPI para a marca “Street Crime Gang” data de 17/09/1999 (e-STJ fl. 13), ou seja, mais de vinte anos após o arquivamento do ato constitutivo da empresa “GANG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.” perante a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, o que se sucedeu em 27/04/1976 (e-STJ fls. 66).

Também incontroverso que a proteção ao nome comercial da recorrida não foiestendido a todo território nacional, porquanto seus atos constitutivos não foramarquivados em todas as Juntas Comerciais do país.

A questão posta em discussão, portanto, não versa acerca do conflito entre marcas, matéria tantas vezes examinadas por esta Corte ou da colidência entre nomes empresariais, também (ainda que como menos frequência) já preciado pelo STJ (REsp 262.643/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 17/03/2010), mas do conflito de signo marcário registrado no INPI com nome comercial de empresa registrado na Junta Comercial, mais especificadamente, da colidência entre a marca “Street Crime Gang” e o nome comercial “GANG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.”, da recorrida.

Como é cediço, o nome empresarial e a marca comercial não se confundem, nem em suas conceituações, nem em suas formas de proteção.

Ao nome de empresa, conceituado pelo art. 1.155 do CC como “a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa", tem direito de uso exclusivo oponível por prazo determinado o empresário que promover, no registro próprio, a inscrição dos atos constitutivos.

Essa tutela ao nome empresarial, inicialmente conferida nos limites do Estado em que se promover o registro, pode ser estendida a todo o território nacional, mediante arquivamento de pedido de proteção de nomes empresariais nas Juntas Comerciais dos demais Estados, devendo, outrossim, ser compreendida de modo relativo, o que significa que, o registro mais antigo não tem o condão de impedir “a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego” (REsp 262.643/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina (DesembargadorConvocado do TJ/RS, DJe de 17/03/2010).

O titular de uma marca, por sua vez, definida como “o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas” (DOMINGUES, DouglasGabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial . Rio de Janeiro: Forense,2009) possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito destaespecialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro noINPI.

Não obstante as formas de proteção ao uso das marcas e ao nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: por um lado proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que tanto a marca quanto o nome empresário confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.

Com efeito, o art. 4º do CDC dispõe:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo oatendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;”

José Antônio B. L. Faria Correa extraiu bem esse entendimento ao interpretar o art. 124, VI, da LPI, dizendo que: “A função, pois, da marca, é permitir ao público, em uma estrutura econômica de concorrência, distinguir os produtos ou serviços, de outros que com eles dividem o mercado e buscam a conquista do consumidor.” (JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coords). Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa . Série GVLAW. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 225).

Por essa razão, a propriedade das marcas registradas no INPI tem proteção garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF, cujo dispositivo vale transcrever:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Seguindo essa determinação contida na CF, o art. 129 da LPI determina que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional". Ela dirige, portanto, um comando direto de proibição, a todos os terceiros, de utilização da marca que foi registrada pela parte.

Há de se ressaltar, no entanto, que o mesmo dispositivo constitucional acima mencionado também alude à proteção do nome da empresa, cuja regulamentação está contida no art. 124, V, da LPI. Esse preceito de lei arrola, dentre os fatos específicos que são causa à recusa do registro “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

A nova lei, portanto, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da nova Lei de Propriedade Industrial –, marca acentuado avanço, concedendo ao conflito entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

Nesse sentido foi o entendimento adotado pela 4ª Turma, no julgamento do EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005) ao consignar que “conquanto objetivem tais vedações, em última análise, a proteção de denominações ou de nomes civis, aludida tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade.

Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

Nesse contexto, há de se consignar que, não obstante os precedentes mais antigos desta Corte tenham se afiliado ao entendimento de que o registro dos atos constitutivos da sociedade em qualquer Junta Comercial do país conceda direito de exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional (REsp 9.142-0/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 20.04.1992 e REsp 37.646/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro SÁLVIO DEFIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 13.06.1994), tal orientação, que encontravarespaldo no Decreto 75.572/75, não foi adotada pelo Decreto 1.800/96 (art. 61) epelo atual diploma civil (art. 1.166), ocasionando uma alteração no tratamento legal dispensado à matéria, inclusive pelo STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp653.609/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005). Nessesentido discorreu o i. Min. Sidnei Beneti em seu percuciente voto proferido noREsp 971.026/RS, levado à julgamento na sessão dessa C. 3ª Turma do dia15/02/2011 e ainda não publicado.

Conforme já exposto, atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Feitas essas considerações, entendo que a interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, é necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI exige que a proteção do nome empresarial a ser tutelado tenha proteção nacional. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, é possível, assim, a convivência entre o nome empresarial GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO e a marca STREET CRIME GANG.

III – Do dissídio jurisprudencial. Não comprovado Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que o recorrente não demonstrou a similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados alçados a paradigmas, pois não realizou o necessário cotejo analítico para tanto, limitando-se a transcrever trechos do aresto recorrido e do acórdão paradigma, e a tecer alguns comentários sobre as conclusões diversas desses julgados em relação à proteção do nome empresarial e da marca.

Dessa forma, o recorrente não cuidou de demonstrar o dissídio jurisprudencial nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ.

Forte nesses razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

É como voto.

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSOESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃOADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA.REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADOANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOMEEMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresaserem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagemparcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao incisoV, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entrenome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista comotópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que oexame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base nocritério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretaçãosistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio daespecificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação emarca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas devetambém se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcárionacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativade jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos daempresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos damarca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ouimitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial deterceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –,necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja“suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Nãosendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entreo nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo doprimeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notastaquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Vasco Della Giustina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

Fonte: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI128488,81042-STJ+mantem+registro+de+marca+de+empresa+parecida+com+nome+comercial